ITC 소송 업데이트

슈프리마건 후 ITC의 유도성은?  미연방 순회 항소 법원에서 Suprema, Inc. v. ITC (Dec. 13, 2013) 건에 관해 ITC가 내린 배제 명령에 불일치한 판결을 내렸습니다. ITC 조항 337에 의하면 배제 명령은 "침해 이론에 근거를 둘 수 없다...직접 침해가 미국 시장 진입을 금지하는 배재 명령을 받은 물품의 수입 후에 발생 되는 경우." Id. at 4. "오히려, 배제 명령은 침해 물품 수입 시에만 내릴 수 있음 " Id.

본 ITC 사건은, 피항소인 한국회사 슈프리마가 지문 스캐너를 제조 및 미국으로 수입하였습니다. 수입 후, 미국내의 피항소인 멘탈익스가 스캐너에 소프트웨어를 설치 하였습니다. 원고 크로스매치는 하드웨어와 소프트웨어의 조합이 자사의 특허와 여러 방법 주장을 침해했다고 혐의를 제기 하였습니다. 여기에 대해 ITC는  슈프리마는 고의적으로 크로스매치의 특허를 외면하고 멘탈익스에게 적극적으로 슈프리마 스캐너에 소프트웨어 설치를 권장함으로서 크로스매치의 특허를 유도침해 했다고 동의하였습니다.

슈프리마는 ITC의 결정을 미연방 순회 법원에 항소하고 자사의 수입된 스캐너는 미국내의 멘탈릭스 소프트웨어와  결합된 후에서야 침해가 발생된 것이라고 호소했습니다. 따라서 수입된 스캐너는 수입 당시에는 주장된 방법 클레임을 침해하지 않았기 때문에, 조항 337의 의미 내에서는 위반이 없다고 주장하였습니다.

법원은 다수결로 슈프리마의 손을 들어주며 ITC의 권한은  "수입, 수입물 판매 또는 수입 후 미국내 판매" 만으로 한정되어 있다고 언급했습니다. 때문에 조항 337의 올바른 해석은 "사건의 근본적 직접 침해가 수입 후에 발생했을 경우,  ITC가 유도 침해 행위에 대한 해결 권한이  없다" 라고 판시했습니다. (Id. 13)  다수결의 의견에 따르면,  "초점은 수입 당시 침해 상태이지, 당사자의 수입한 상품에 대한 의도가 아니다." 라고 설명했습니다. (Id.16)  그 기준으로, 법원는  ITC의 유도 침해 결정을 무효화하고 다음과 같이 추론 하였습니다: 직접 침해가  유도 침해에 있어 필요한 전제 조건이며, 슈프리마의 스캐너 수입 당시에는 직접 침해를 범하지 않았으므로,  당연히 수입 당시에 유도 침해 역시 발생할 수 없었다고 판정하였습니다.

반대 의견을  강하게 표현한 레이나 (Reyna) 판사는 조항 337의 다수의 해석은 국경에서 불공정 행위를 중단 하려는 ITC의 권위를  막는 것이기 때문에 미국 특허 소유자들에게 피해를 줄 것이라고 밝혔습니다.  특히 "수입자가 특허된 기계의 분해된 부품을 수입하거나 특허된 방법의 거의 모든 과정을 수행할 수 있는 물품을 수입할 수 있으며 다만 마지막 부품이나 실행 조립 단계만 미국에 있는 사용자들을 위해 남겨 놓을 수 있다. 다수의 판결에 따르면 이런 경우들은 ITC의 법적 범위 밖에 있다. 그 이유는 집적 침해가 수입 이후에 일어나기 때문이다.  조항 337는 이런 식의 우회를 허락하도록 해석해서는 안된다" 라고 항변하였습니다. (반대 의견 11-12)  상기 예에 더한다면, "다수의 판결은 가장 일반적이고 세련되지 못한 종류의 우회, 즉 분해된 상태의 물품 수입을 합법화했다" 라고 밝혔습니다. (반대의견 13)

추가로 반대 의견은 다수의 해석이 기여 침해 만이  ITC에서  사용 방법 청구를 집행할 수 있는 유일 한 방법이라 보았습니다.   주목할 점은,  반대 의견은 기여 침해가 ITC에서 방법 특허를 효과적으로 집행할 수 있는 방안인지는 설명하지 않았습니다.  슈프리마 판결이 방법 소송에 대한 포럼으로서 ITC의 생존 능력, 효율성, 인기에 어떤 영향을 줄 것인지는 두고 보아야 겠습니다. 어쩌면 현재 슈프리마 결정이 오래 못가고 효과가 아예 없을 수도 있습니다. 실제로 2014년 2월 21일에 ITC가 패널 재심리와, 전체 판사 재심리 (rehearing en banc)을 신청하였습니다 .